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合并審理的專(zhuān)利無(wú)效案中對修改時(shí)機審查的忽視正對專(zhuān)利制度形成挑戰

行業(yè)
納暮26天前
合并審理的專(zhuān)利無(wú)效案中對修改時(shí)機審查的忽視正對專(zhuān)利制度形成挑戰

#本文僅代表作者觀(guān)點(diǎn),不代表IPRdaily立場(chǎng),未經(jīng)作者許可,禁止轉載#


“合并審理的多個(gè)無(wú)效宣告請求案中,若專(zhuān)利權人對權利要求的修改不滿(mǎn)足某一無(wú)效宣告請求案的修改時(shí)機,則該修改不應作為該無(wú)效宣告請求案的審查基礎?!?br/>


來(lái)源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:馮尚杰


合并審理的專(zhuān)利無(wú)效案中對修改時(shí)機審查的忽視正對專(zhuān)利制度形成挑戰


對于一件授權的專(zhuān)利來(lái)說(shuō),經(jīng)常會(huì )出現多件無(wú)效宣告請求案同時(shí)處于待決狀態(tài)的情況。此時(shí),為了提高審查效率和減少當事人負擔,國家知識產(chǎn)權局復審和無(wú)效審理部通常會(huì )對這些案件合并審理。如果專(zhuān)利權人對權利要求作出修改,在審查基礎的確定過(guò)程中,筆者發(fā)現對修改時(shí)機的審查欠缺,這為專(zhuān)利權人通過(guò)不當手段利用合并審理的程序達到超期修改權利要求的不法目的打開(kāi)了通道,應當引起主管部門(mén)的足夠重視。


PART 01問(wèn)題的提出


如果有已經(jīng)合并審理的先后兩件無(wú)效宣告請求案(在先的請求①和在后的請求②),專(zhuān)利權人在請求①的指定期限內沒(méi)有修改權利要求,但在請求②的指定期限內對權利要求進(jìn)行了刪除以外的方式的修改,而該修改作出的時(shí)間已經(jīng)超出了請求①的相應期限。此時(shí),請求①的審查基礎應該是下列選項的哪個(gè)?


A、原始權利要求


B、針對請求②修改后的權利要求


PART 02有關(guān)規定


2.1 關(guān)于無(wú)效程序中修改時(shí)機


我國對專(zhuān)利權人在無(wú)效宣告程序中對權利要求的修改的時(shí)機和方式都有嚴格的限制。關(guān)于修改時(shí)機,《專(zhuān)利審查指南》第四部分第三章第4.6.3節規定:僅在下列三種情形的答復期限內,專(zhuān)利權人可以以刪除以外的方式修改權利要求書(shū):(1)針對無(wú)效宣告請求書(shū)。(2)針對請求人增加的無(wú)效宣告理由或者補充的證據。(3)針對合議組引入的請求人未提及的無(wú)效宣告理由或者證據。

也就是說(shuō),專(zhuān)利權人如果想較為自由的修改權利要求,必須在指定期限內完成修改(例如收到轉送的無(wú)效宣告請求書(shū)后的一個(gè)月內),否則相應修改將不被接受。前述題目中,如果僅考慮請求①,那么專(zhuān)利權人的修改已經(jīng)超出了相應的期限,其審查基礎應當是授權文本里的原始權利要求。


2.2 關(guān)于案件的合并審理


《專(zhuān)利審查指南》第四部分第三章第4.5節對案件的合并審理作出了規定。具體地,

“為了提高審查效率和減少當事人負擔,復審和無(wú)效審理部可以對案件合并審理。合并審理的情形通常包括:

(1)針對一項專(zhuān)利權的多個(gè)無(wú)效宣告案件,盡可能合并口頭審理。
(2)針對不同專(zhuān)利權的無(wú)效宣告案件,部分或者全部當事人相同且案件事實(shí)相互關(guān)聯(lián)的,可以依據當事人書(shū)面請求或者自行決定合并口頭審理。
合并審理的各無(wú)效宣告案件的證據不得相互組合使用?!?/span>

從上述規定來(lái)看,合并審理僅限于口頭審理這樣的程序性工作的合并,并沒(méi)有涉及到諸如審查基礎等實(shí)質(zhì)性?xún)热菔欠褚材芎喜⒌膯?wèn)題。同時(shí),審查指南明確規定不同案件的證據不得相互組合使用,這也反應了對于合并審理中的不同無(wú)效宣告請求案件,審查指南強調了彼此之間的獨立性,對于可能對最終無(wú)效審查決定產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響的內容的合并做了保留。無(wú)論如何,從《專(zhuān)利審查指南》中無(wú)法找到合并審理的多個(gè)無(wú)效宣告請求時(shí),在不滿(mǎn)足修改時(shí)機的前提下,可以將一套針對一個(gè)無(wú)效宣告請求案件修改的權利要求作為另一個(gè)無(wú)效宣告請求案的審查基礎的依據。

那么現在實(shí)務(wù)中具體怎么處理的呢?我們看幾個(gè)案例。


PART 03案例


案例一-B型案例


第15502號無(wú)效宣告請求審查決定書(shū)涉及到第一請求人于2007年6月29日提交的第一次無(wú)效宣告請求(請求一)及第二請求人提交的于2009年8月14日立案的第二次無(wú)效宣告請求(請求二),專(zhuān)利權人于2009年9月28日針對請求二修改了權利要求書(shū)。復審委對請求一和請求二合并審理,并于2010年6月3日向第一請求人轉發(fā)了專(zhuān)利權人2009年9月28日提交的權利要求書(shū),要求第一請求人在指定期限內對專(zhuān)利權人提交的修改后的權利要求書(shū)發(fā)表意見(jiàn)。

第一請求人對專(zhuān)利權人于2009年9月28日提交的權利要求書(shū)的修改方式和時(shí)機提出異議,認為本次無(wú)效宣告請求審查應以本專(zhuān)利授權公告的文本作為審查基礎。但合議組認為:專(zhuān)利權人針對第一無(wú)效宣告請求的最后一次修改存在超期問(wèn)題,而專(zhuān)利權人針對第二無(wú)效宣告請求的修改方式和修改時(shí)機均符合審查指南的規定……。專(zhuān)利復審委員會(huì )已經(jīng)將專(zhuān)利權人針對第二無(wú)效宣告請求所作的修改文本轉發(fā)給第一請求人,同時(shí)要求第一請求人可以在指定的答復期限內補充理由和證據。故,本無(wú)效宣告請求審查決定以專(zhuān)利權人于2009年9月28日提交的權利要求書(shū)為審查基礎。

值得關(guān)注的是,請求二只對修改前的權利要求1發(fā)起無(wú)效宣告請求,且在指定期限內第二請求人沒(méi)有增加新的理由和證據,專(zhuān)利權人的修改導致請求二沒(méi)了審查基礎而直接結束審理。該案看起來(lái)更像是利用合并審理程序,通過(guò)無(wú)關(guān)緊要的請求二實(shí)現了超時(shí)限修改權利要求的目的。


案例二-B型案例


第35492號無(wú)效宣告請求審查決定書(shū)涉及到第一請求人于2017年8月28日提交的第一次無(wú)效宣告請求(請求一)及第二請求人提交的于2017年12月4日立案的第二次無(wú)效宣告請求(請求二),專(zhuān)利權人于2018年1月9日針對請求二修改了權利要求書(shū),同樣于2018年1月18日針對請求一修改了權利要求書(shū),其修改方式與專(zhuān)利權人在請求二中對權利要求進(jìn)行的修改相同。復審委對請求一和請求二合并審理,并于2018年1月26日向第一請求人轉發(fā)了專(zhuān)利權人修改的權利要求書(shū),要求第一請求人在指定期限內陳述意見(jiàn)。

第一請求人于2018年2月26日對權利要求的修改時(shí)機等提出了質(zhì)疑,但合議組認為:

雖然專(zhuān)利權人在無(wú)效宣告請求一中對權利要求的修改時(shí)機超出了答復期限,但其修改方式與專(zhuān)利權人在無(wú)效宣告請求二中對權利要求進(jìn)行的修改完全相同,為避免針對同一專(zhuān)利權作出完全不同的審查決定,基于在合并審理的案件中確定一致的審理基礎的需要,合議組將接受專(zhuān)利權人在無(wú)效宣告請求一中對權利要求書(shū)進(jìn)行的修改,并將針對無(wú)效宣告請求一和無(wú)效宣告請求二,以專(zhuān)利權人于2018年01月09日和2018年01月18日提交的權利要求書(shū)作為審查基礎合并作出審查決定。


案例三-B型案例


第562453號無(wú)效宣告請求審查決定書(shū)涉及到第一請求人于2021年12月27日提交的第一次無(wú)效宣告請求(請求一)及第二請求人提交的于2022年8月18日立案的第二次無(wú)效宣告請求(請求二)。專(zhuān)利權人于2022年9月30日針對請求二修改了權利要求書(shū),同樣于2022年4月29日針對請求一修改了權利要求書(shū)。復審委對請求一和請求二合并審理,專(zhuān)利權人先后提交多個(gè)修改文本,以專(zhuān)利權人最后一次(2022年9月30日)提交的符合指南規定的修改文本為準。


案例四-B型案例


第57392號無(wú)效宣告請求審查決定書(shū)涉及到第一請求人于2021年8月30日提交的第一次無(wú)效宣告請求(請求一)及第二請求人提交的于2021年11月26日立案的第二次無(wú)效宣告請求(請求二)。專(zhuān)利權人于2022年1月10日針對請求二修改了權利要求書(shū),同樣于2021年10月29日針對請求一修改了權利要求書(shū)。復審委對請求一和請求二合并審理,以專(zhuān)利權人最后一次(2022年1月10日)提交的修改文本為準,第一請求人也沒(méi)有提出異議。


PART 04討論-何時(shí)才能看到A型案例


從前述幾個(gè)B型案例可以看出,目前復審委對不同無(wú)效宣告請求案件進(jìn)行合并審理時(shí),不僅限于口頭審理的合并,還包括審查基礎的合并。筆者認為:


第一,審查基礎的合并明顯缺乏法律依據。如前文所述,《專(zhuān)利審查指南》并未明確規定合并審理時(shí)可以綜合考慮審查基礎,僅僅是為了便利的需求可以合并口頭審理而已。


第二,審查基礎的合并將使得專(zhuān)利權人不當得利。前面四個(gè)案例中,每個(gè)案例中在先的請求一都給了專(zhuān)利權人充分的答辯和修改的時(shí)間窗口,專(zhuān)利權人未作出最終被認定為審查基礎的權利要求修改,意味著(zhù)其已經(jīng)明確知曉針對請求一的證據和理由不作出這樣修改的利弊并作出了選擇,專(zhuān)利權人理應承擔不修改權利要求可能的后果(即不修改的權利要求基于請求一的證據和理由有可能被宣告無(wú)效)。如果將基于在后的請求二作出的修改作為在先的請求一的審查基礎,則實(shí)質(zhì)上延長(cháng)了專(zhuān)利權人的修改權利要求的窗口,避免了專(zhuān)利權人承擔前述后果,進(jìn)而不當得利。


例如案例一中,由于視為結案的請求二的存在,最終決定僅針對請求一,更加凸顯了客觀(guān)上專(zhuān)利權人實(shí)現了針對請求一的超期修改權利要求的事實(shí),不得不提請主管部門(mén)重視。


第三,審查基礎的合并將對現有的專(zhuān)利制度產(chǎn)生挑戰。專(zhuān)利權人若錯過(guò)修改權利要求期限,其可以通過(guò)以稻草人的身份發(fā)起新的無(wú)效宣告請求以利用復審委合并審理的程序達到修改權利要求的目的。這將嚴重挑戰目前建立的專(zhuān)利無(wú)效制度,使得關(guān)于專(zhuān)利權人在無(wú)效程序中對權利要求修改時(shí)機的相關(guān)規定形同虛設,專(zhuān)利無(wú)效制度和大眾利益受到嚴重挑戰,屆時(shí)必然對復審委的審查資源造成更大規模的不法侵占。


第四,審查基礎不合并不會(huì )造成矛盾的審查決定。前述幾個(gè)案例中,除了便利性的需求之外,復審委都以不得出彼此矛盾的審查決定作為合并審查基礎的理由之一。但實(shí)質(zhì)上,不合并審查基礎并不會(huì )產(chǎn)生彼此矛盾的審查決定的情況發(fā)生。事實(shí)上,前述幾個(gè)案例中,請求一和請求二屬于彼此獨立的無(wú)效宣告請求案件,特別是針對請求一中未做修改的案件,專(zhuān)利權人在請求二中的修改能否被接受,是建立在請求一的審查結論的基礎上的。這種情況下,只有經(jīng)過(guò)審查后確定原始權利要求相對于請求一的證據和理由是否依然有效才能確定針對請求二的權利要求修改是否還有修改基礎。如果修改基礎仍然有效,再詳述修改后的權利要求針對請求二中的證據和理由的無(wú)效結論即可。否則,可以不再審查請求二的事實(shí)和理由,或者應當由于缺乏修改基礎而拒絕專(zhuān)利權人針對請求二的修改【參考第23652號無(wú)效決定及(2017)京行終5622號行政裁定書(shū),其將一個(gè)無(wú)效請求的結論直接應用于另一個(gè)無(wú)效請求中,“此種做法既未違反請求原則,又提高了審查效率,促進(jìn)了審查一致性”】。


第五,審查基礎合并將削弱專(zhuān)利文件的公示價(jià)值,損害第一請求人的權益。前述幾個(gè)案例中,合議組都給予第一請求人一定期限針對修改后的權利要求作意見(jiàn)陳述,看似與專(zhuān)利權人針對請求一在指定期限內直接作出相應修改相比第一請求人在可操作空間上沒(méi)有區別,但卻忽略了時(shí)間和不確定性對第一請求人權益造成的損害。


眾所周知,無(wú)效宣告請求通常都伴隨著(zhù)專(zhuān)利侵權糾紛,每個(gè)無(wú)效宣告請求人都是結合自身產(chǎn)品、市場(chǎng)及相關(guān)訴訟情況針對相應專(zhuān)利發(fā)起極具針對性的挑戰。如果專(zhuān)利權人在相應的法定期限內未對權利要求進(jìn)行修改,那么請求人將會(huì )對其發(fā)起的無(wú)效宣告請求的結果、專(zhuān)利文件的保護范圍產(chǎn)生非常明確的預期,進(jìn)而影響自身產(chǎn)品和市場(chǎng)的決策。因無(wú)關(guān)第三人的獨立程序,導致自身的無(wú)效宣告請求案件被實(shí)質(zhì)性影響,將對其已經(jīng)作出的決策產(chǎn)生嚴重影響。如果再疊加時(shí)間因素,那么這種影響將可能是致命的。


例如在案例一中,由于種種原因,請求一的無(wú)效請求日(2007年6月29日)和第一請求人收到專(zhuān)利權人修改權利要求的日期(2010年6月3日)之間間隔了近3年之久,這個(gè)時(shí)間已經(jīng)足夠一個(gè)像手機這樣的產(chǎn)品做三次重大升級,其影響將是難以估量的。


第六,期待A型案例早日出現。回到文章開(kāi)頭的選擇題,相信您心里都有了自己的答案。雖未能發(fā)現有A型案例,但筆者認為不同的無(wú)效宣告請求本質(zhì)上都是相互獨立的案件,理應獨立審查,不能為了程序便利性而忽視實(shí)質(zhì)內容的審查。在《專(zhuān)利審查指南》第四部分第三章9.2及9.3節涉及藥品專(zhuān)利糾紛早期解決機制的無(wú)效宣告請求案件相關(guān)規定中,審查順序和審查基礎的內容可供借鑒:如果在先作出的審查決定系在專(zhuān)利權人提交的修改文本基礎上維持專(zhuān)利權有效,針對在后受理的無(wú)效宣告請求,可以以上述修改文本為基礎繼續審查。針對同一專(zhuān)利權的多個(gè)涉及藥品專(zhuān)利糾紛早期解決機制的無(wú)效宣告請求,按照提出無(wú)效宣告請求之日先后排序【參考第59257號決定(2022-10-13),其在稍早作出的第56057號決定(2022-05-18)的基礎上作出審查結論,且第56057號決定在作出的時(shí)候第59257號決定相關(guān)的無(wú)效宣告請求也處于待決狀態(tài)】。


期待主管部門(mén)能夠加強對合并審理的多個(gè)無(wú)效宣告請求案中的修改時(shí)機的審查,堵上專(zhuān)利權人通過(guò)不當手段利用復審委合并審理的程序達到超期修改權利要求的不法目的的漏洞,A型案例能夠早日出現。


馮尚杰作者專(zhuān)欄


USPTO擬發(fā)布期末放棄(Terminal Disclaimer)新規,將顯著(zhù)影響美國專(zhuān)利申請和保護策略


(原標題:合并審理的專(zhuān)利無(wú)效案中對修改時(shí)機審查的忽視正對專(zhuān)利制度形成挑戰)


來(lái)源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:馮尚杰

編輯:IPRdaily辛夷          校對:IPRdaily縱橫君


注:原文鏈接合并審理的專(zhuān)利無(wú)效案中對修改時(shí)機審查的忽視正對專(zhuān)利制度形成挑戰點(diǎn)擊標題查看原文)


合并審理的專(zhuān)利無(wú)效案中對修改時(shí)機審查的忽視正對專(zhuān)利制度形成挑戰

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